LA STRATEGIA BREVETTUALE IN SEI PASSAGGI FONDAMENTALI

1. VERIFICA  DEI REQUISITI MINIMI DI BREVETTABILITÀ DELL’INVENZIONE

Esistono requisiti minimi e necessari per il rilascio del brevetto, che sono:

▪︎ Novità. L’invenzione non dev’essere compresa nello stato dell’arte, ovvero tutto ciò che è stato reso disponibile al pubblico per mezzo di divulgazione scritta, orale, per uso o in qualunque altro modo prima della data di deposito della domanda di brevetto.

▪︎ Attività inventiva. Si considera un’invenzione tutto ciò che, partendo dallo stato dell’arte, non è ovvia all’esperto dell’arte.

▪︎ Applicabilità industriale. Un’invenzione è considerata suscettibile di applicazione industriale solo se può essere prodotta o utilizzata in una ogni industria, inclusa l’agricoltura.

2. RICERCHE DI ANTERIORITÀ E OPINIONE

Supportiamo le aziende nelle attività strategiche per la tutela della proprietà intellettuale prima
e dopo la stesura di un brevetto. 

La ricerca e l’analisi sono le azioni preliminari necessarie per un’efficace strategia brevettuale.

Effettuiamo:

▪︎ Ricerche di anteriorità. Svolgiamo indagini in Italia e all’estero per identificare brevetti o documenti che potrebbero inficiare la validità di tutela della vostra invenzione o preludere a un’opposizione o altra controversia legale.

▪︎ Opinione di non contraffazione e libertà di produrre. La FTO, freedom to operate, serve a verificare l’esistenza di brevetti pregressi in grado di pregiudicare o limitare la messa in commercio di un prodotto nuovo.

▪︎ Analisi del modello di business. Il lancio e la distribuzione di un prodotto o di un processo innovativo e la sua licenza richiedono la valutazione preliminare delle potenzialità di remunerazione dell’idea e del rapporto costi-benefici, unitamente allo svolgimento delle indagini relative alle coperture brevettuali preesistenti. Vi supporteremo nelle attività di indagine preliminare al fine di evitare oneri finanziari per la tutela legale del brevetto o il pagamento di royalty per l’uso in licenza dei diritti presso terzi. Vi offriremo un analisi del mercato, del posizionamento del prodotto e delle possibilità distributive e di licensing dell’idea innovativa tramite Chiara Roilo Studio, che lavora in collaborazione con Marco Serravalle per la route to market ed il licensing dell’idea innovativa.

3. SCRIVERE IL BREVETTO

Il brevetto è un accordo tra un paese e il proprietario dell’invenzione che mette la propria idea a disposizione della comunità in cambio del diritto assoluto di utilizzarlo per un periodo solitamente di
20 anni dalla data di deposito della domanda.

Un brevetto è essenzialmente composto da due parti: una descrizione che illustra l’invenzione con l’eventuale integrazione di disegni e le rivendicazioni che definiscono la protezione conferita dal brevetto.

Non sono considerate invenzioni:

▪︎ Le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici;
▪︎ Le creazioni estetiche;
▪︎ Gli schemi, le  regole ed i metodi per eseguire processi mentali;                                     

▪︎ I giochi o fare affari ed i programmi per computer;
▪︎ La presentazione d’informazioni;

Un brevetto Europeo non può essere rilasciato per: 

▪︎ Invenzioni la cui pubblicazione o realizzazione è contraria all’ordine pubblico o alla decenza;
▪︎ Varietà animali o vegetali o processi essenzialmente biologici per il loro ottenimento;
▪︎ Metodi per il trattamento del corpo umano o animale per via chirurgica o terapeutica;
▪︎ Metodi diagnostici praticati sul corpo umano o animale;

4. DEPOSITARE IL BREVETTO

Brevetto italiano o brevetto europeo? 

Marco Serravalle è mandatario qualificato italiano ed europeo, un unico interlocutore presente e attento ad ogni vostra esigenza . Vi descriveremo puntualmente i vantaggi, le criticità e gli investimenti necessari alla tutela e al deposito dell’idea innovativa.

Sarà a vostra totale discrezione la scelta del tipo di protezione più idonea.

Mentre il brevetto Italiano garantisce, al suo rilascio, la sola copertura sul territorio nazionale, il brevetto europeo deriva da una convenzione ratificata da un certo numero di Paesi Europei (EPC, European Patent Convention). 

La EPC comprende non solo i membri dell’unione europea, ma anche paesi quali la Norvegia, la Svizzera, la Serbia e la Turchia. Attualmente sono 38 i paesi che lo hanno ratificato: Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Monaco, Nord Macedonia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, San Marino, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Serbia, Svezia, Svizzera e Turchia.

Perché è necessario depositare un brevetto?

Un’innovazione tecnologica o know-how può essere protetta in due modi:

▪︎Il segreto industriale. E’ lo strumento più economico. Tuttavia è molto difficile e talvolta impossibile  proteggere i segreti di  un’industria anche rispetto alle persone che vi lavorano.

▪︎Il brevetto. E’ considerato il miglior metodo per la tutelare un’idea, soprattutto proteggerla dalla concorrenza.

La procedura d’esame 

In Italia non esiste un vero e propio esame di brevetto mentre in Europa un brevetto è soggetto al vaglio dei prerequisiti minimi e necessari di novità, attività inventiva ed applicabilità industriale.

Il nostro studio offre una profonda ci conoscenza degli aspetti tecnici e legali della procedura d’esame grazie anche all’esperienza pluriennale dell’ing. Serravalle come esaminatore EPO. Questo consente di redigere e difendere in modo ottimale le domande di brevetto, ottenendo la più ampia copertura possibile.

5. CURARNE GLI ASPETTI LEGALI FINO AL SUO RILASCIO

▪︎ Discutere con il Cliente i vari  documenti ufficiali come il Rapporto di Ricerca e le lettere di Azione Ufficiale traducendo e semplificando il complicato linguaggio brevettuale.

▪︎ Saper comprendere e valutare al meglio la differenza tra i documenti citati in un rapporto di ricerca, valutandone gli aspetti di rischio o potenzialità relative al brevetto del Cliente. 

▪︎ Tenere  uno scadenzario di tutti gli adempimenti legali da osservare.

▪︎ Portare a temine con competenza e professionalità a competenza e professionalità i passaggi necessari al mantenimento in vita della domanda di brevetto,  dalla richiesta della lettera d’incarico fino alla compilazione della modulistica necessaria.

▪︎ Rispondere alle obiezioni mosse dall’esaminatore attraverso le Azioni Ufficiali.

Questi sono solo alcuni degli elementi essenziali che caratterizzano questa delicata fase di vita di una domanda di brevetto, ossia la forma embrionale di un brevetto che, nella nostra filosofia di lavoro deve diventare un brevetto.

6. DIFENDERNE IL VALORE

Monitoraggio 

Una strategia brevettuale attiva non può ridursi al deposito della domanda e al suo ottenimento ma deve necessariamente comprendere il controllo della letteratura brevettuale nel campo tecnico di riferimento e il monitoraggio della brevettazione della concorrenza finalizzata ad individuare nuove domande di brevetto potenzialmente pericolose.

Già durante la procedura d’esame di un brevetto della concorrenza è possibile depositare all’EPO un intervento di terze parti interessate ad opporsi al rilascio di quel brevetto, depositare evidenze o argomenti che sostengano le ragioni di non brevettabilità.

Esiste la possibilità di presentare un’opposizione al brevetto della concorrenza anche qualora decidiate di non proseguire con l’intervento di tutela presso terzi o lo stesso si rivelasse non risolutivo. Questa azione va depositata all’EPO entro lo scadere dei  mesi successivi alla pubblicazione dello stesso, come previsto dalla procedura europea.

Di sovente la brevettazione è il coronamento di un processo lungo e costoso. L’investimento per la ricerca, i test e il perfezionamento del prodotto alla base della ricerca sono gli assets che attribuiscono valore al brevetto e che gli conferiscono un’efficace protezione.

Cosa succederebbe nel caso in cui dovesse emergere che il prodotto di un concorrente ha appena ottenuto il rilascio di un brevetto per la stessa invenzione sulla quale la vostra azienda ha investito tempo e denaro?

Avretse due alternative:

1: Abbandonare l’idea, perdendo il valore dell’investimento.

2: Difendere l’idea per  evitare il pagamento delle royalty (se concesse) per l’utilizzo del brevetto concorrente. 

Oppure prepararvi ad  affrontare un’azione legale per contraffazione.

IN ITALIA

Affianchiamo, come Periti di parte, gli Studi Legali in cause giudiziali (davanti al Tribunale Italiano) e stragiudiziali promosse dai nostri Clienti (contro eventuali contraffattori) o subite dai nostri Clienti in ragione di un brevetto precedentemente rilasciato dalla concorrenza.

IN EUROPA

Depositiamo e gestiamo  opposizioni attive in qualità di opponent contro brevetti scomodi di aziende concorrenti. Il nostro obiettivo è di ottenere revoca di un brevetto o limitarne l’ampiezza. 

Gestiamo opposizioni passive difendendo la posizione dell’Applicant (proprietario del brevetto) che è stato fatto oggetto di opposizione da parte dei concorrenti.  Sarà necessario presentare argomenti vincenti,  presentati da una persona competente e autorevole per difendere la legittimità del vostro brevetto. 

Marco Serravalle è un partner affidabile e preparato grazie alla sua esperienza pluriennale come esaminatore Epo.

Mantenendo fede al nostro impegno di chiarezza e trasparenza, vi informeremo qualora non dovessero sussistere i requisiti minimi necessari per la tutela: il nostro obiettivo è di mantenere  il vostro brevetto integro (così come rilasciato) o, alla peggio, mantenerlo in forma emendata.

All’opposizione può far seguito la procedura d’appello, alla quale farà molto probabilmente ricorso la parte che avrà perso in opposizione: 

▪︎ Il proprietario, che si è visto revocare il brevetto o

▪︎ Il concorrente, che non è riuscito a far revocare il brevetto

QUANDO IL GIOCO SI FA DURO, I DURI INIZIANO A GIOCARE

Nelle procedure d’Appello, vantiamo una percentuale di successo attestabile attorno al 90%.